nr36 schreef op 15 augustus 2019 05:24:
TomTom rekent op forse schadevergoeding na merkinbreuk
Van onze redacteur
Amsterdam
Het Rotterdamse MKB Brandstof, bekend van de uitgifte van tankpassen voor zelfstandige ondernemers, is veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding voor schending van de merkrechten van TomTom. Het navigatiebedrijf denkt dat het om een ‘substantieel’ bedrag zal gaan.
Dat leert een recent vonnis van de rechtbank Den Haag. MKB Brandstof meldt het FD in beroep te gaan. De ruzie is een gevolg van de naamsverandering van MKB Brandstof in ‘Tom’ in juni 2016. MKB Brandstof heeft uiteindelijk negen maanden lang de bedrijfsnaam ‘Tom’ gevoerd. De tankpassenverstrekker had van tevoren wel overleg gepleegd met TomTom over het gebruik van de naam, maar het navigatiebedrijf was in de veronderstelling dat enkel een door hem goedgekeurd ‘Tom’-logo zou worden gebruikt voor niet-concurrerende producten.
De onenigheid leidde tot meerdere rechtszaken waarbij reeds werd vastgesteld dat TomTom een met MKB Brandstof gesloten co-existentieovereenkomst mocht opzeggen. Daarin staat dat de naam ‘Tom’ niet gebruikt mag worden in ‘een andere stijl of font’. Eerder werd MKB Brandstof gesommeerd de naamsverandering terug te draaien; met het nieuwste vonnis is voor TomTom de weg vrij een vergoeding te eisen voor de schade ten gevolge van de vastgestelde merkbreuk, die circa negen maanden heeft geduurd.
Hoewel het kwantificeren van posten als reputatieschade en de verwatering van merkexclusiviteit lastig zijn, zou het bedrag in een nog te voeren schadestaatprocedure hoog kunnen oplopen. De waarde van het TomTom-merk bedroeg in 2016 volgens een ranglijst van consultancybureau Brand Finance maar liefst €261 mln.
‘Voeg daaraan toe dat in zijn algemeenheid geldt dat de duur en omvang van de inbreuk van invloed zijn op het bedrag, en je kunt doorredeneren dat dit substantieel zal zijn’, aldus Nils Winthagen, advocaat van TomTom. MKB Brandstof wil niet vooruitlopen op een eventuele schadeclaim, meldt het bedrijf via een schriftelijke reactie van advocatenkantoor Jones Day.
MKB Brandstof — dat overigens geen relatie heeft met de belangenorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf — maakte de naamsverandering drie jaar geleden groots kenbaar, door middel van billboards langs snelwegen en met radiocommercials. Met dat laatste had het bedrijf een naam hoog te houden: eerdere campagnes met het fictieve karakter ‘Tom de Ridder’ werden als irritant ervaren, met negatieve media-aandacht tot gevolg.
Het is een gegeven waar TomTom zich al vroeg zorgen om maakte, zo blijkt uit bij de rechtbank ingebrachte correspondentie. Uit mails en een opgenomen telefoongesprek met de vice president intellectual property van TomTom zou volgens MKB Brandstof-eigenaar Martin Schuurman tevens moeten blijken dat het bedrijf wel degelijk op de hoogte was van een op handen zijnde naamsverandering. Zo gaf hij in een vroeg stadium aan dat MKB Brandstof niet langer de lading van aangeboden diensten dekte, en zorgde voor een limiet op ‘emotionele merkwaarden’.
De rechter ging niet mee in deze verdediging, erop wijzend dat het op Schuurmans weg had gelegen essentiële voorwaarden over het gebruik van de nieuwe handelsnaam ‘uitdrukkelijk aan de orde te stellen en expliciet te verifiëren’ bij TomTom. Ook het argument dat Schuurman geen weet zou hebben van de finesses van handelsnamen en merkrechten vond geen gehoor. De advocaat van MKB Brandstof wijst erop dat de ontbinding van de overeenkomst nog onderwerp van geschil is in een andere bodemprocedure.